¿Se puede franquiciar una marca sin ser el titular registral?

Recientemente nos ha entrado en el despacho un tema sobre un cliente que tiene firmado un contrato de franquicia sobre una marca que, pasado 6 años desarrollando la actividad sin incidencias relevantes, se han dado cuenta que el franquiciador no era titular registral de la marca. Nuestra duda es ¿se puede instar la anulabilidad del contrato por este motivo?

Tras haber estudiado este tema en profundidad, el resultado ha sido cuanto menos sorprendente. Pues la lógica jurídica que tendríamos en una respuesta rápida choca frontalmente con la práctica una vez revisada resoluciones de los tribunales sobre esta materia. Estamos a tu disposición si necesitas un abogado de franquicias.

Inexactitud registral frente a la realidad jurídica material

La inexactitud registral se define como todo desacuerdo que, en orden a los derechos inscribibles, exista entre el Registro y la realidad jurídica extrarregistral. 

Esta discordancia puede ser originaria, cuando el Registro publica una mutación jurídico-real que nunca se ha producido, o sobrevenida, cuando el Registro permanece inalterado frente a una modificación que ha ocurrido en la realidad extrarregistral. En este coso mediante un contrato privado de cesión de marca entre el titular y el franquiciador, el cual se hace referencia en el contrato de franquicia.

La falta de correspondencia entre el Registro y la realidad puede dar lugar a problemas significativos, ya que la fe pública registral protege a los terceros que confían en la exactitud del Registro, aunque esta no refleje la realidad extrarregistral. Es decir, la cesión del uso de marca que se hace mediante el contrato de franquicia al franquiciado, al ser éstos de buena fe (desconocías que la marca o estaba a nombre de Franquitelia), estarías protegidos frente a cualquier acción de un tercero.

La discordancia entre la realidad registral de una marca y la realidad extra registral puede tener efectos significativos en el contrato de franquicia. En el contexto de la propiedad industrial, la falta de concordancia puede dar lugar a la inoponibilidad de derechos no inscritos, lo que significa que un franquiciador con marca no inscrito podría no tener legitimación activa para ejercer acciones de violación de marca. Es decir, no tendría capacidad legal para iniciar ninguna acción legal contra un tercero que utilizara la marca en su beneficio, y en perjuicio de todos los franquiciados.

La falta de legitimación activa se debe a que la inscripción es necesaria para que la cesión o licencia de marca tenga efecto contra terceros, y la jurisprudencia ha enfatizado que la verdad material debe prevalecer sobre la verdad formal en estos casos.

 – Efectos de dicha discordancia registral en el contrato de franquicia: Nulidad Relativa o Anulabilidad.   (Art.1300 y SS.).

Ahora bien, como sabemos que puede existir un contrato que reúne los requisitos del Art. 126 (objeto, consentimiento y causa) como es el caso, pero éstos pueden contener vicios que lo invalidan frente a la ley. En caso de que existan vicios que invaliden un contrato ante la ley procede entonces la anulabilidad de ese contrato.

Los vicios que pueden dar lugar a que se anule un contrato pueden ser de diversa índole. Puede tratarse de errores, dolo (intención) o falsedad desde la consumación del contrato en el cuerpo del contrato entre otros…

Para llevar a cabo un proceso de anulabilidad de un contrato existe un plazo de prescripción de 4 años para ejercitar dicha acción. Así lo establece el artículo 1301 del Código Civil. 

En relación con la anulabilidad de contrato franquicia en relación con la ocultación manifiesta por parte del franquiciador de un hecho importante, esto es, no ser titular Registral. 

¿Se puede instar la anulabilidad del contrato por vicio en el consentimiento?

Referente a esta situación la jurisprudencia trata esta situación en varias sentencias que, desafortunadamente, nos muestran dos posiciones distintas, donde una prevalece sobre la otra:

Sentencias a favor de que se pueda instar la anulabilidad.

Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20ª) Sentencia núm. 144/2005 de 21 marzo. JUR 2005\107516: 

“ Así, acreditada la falta de inscripción de la franquiciadora en el Registro correspondiente, la falta de titularidad de las marcas cedidas en su uso por aquélla a favor de la franquiciada y no siendo tampoco titular de la marca en la que fundamenta su método, saber hacer comercial o Know How, es claro que nos encontramos ante un claro supuesto de actuación que ha sido determinante en la prestación del consentimiento por parte de la entidad actora, comprensivo no sólo de la insidia directa o inductora de la conducta errónea del otro contratante sino también de la reticencia del que calla o no advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe, tal como señala la STS de fecha 29 de marzo de 1994. Error que ha de considerarse de entidad suficiente para invalidar el contrato, conforme a lo dispuesto en el art. 1.265 del Código Civil, al recaer sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieren dado lugar a su celebración.

Junto a ello, la nulidad del contrato se deriva por ser su objeto, tal como indica la sentencia apelada incierto, imposible e indeterminado, pues estando éste integrado por un saber hacer comercial diferenciado que se proporcionará por la franquiciadora a la franquiciada, la prueba practicada permite llevar a la convicción de que la demandada no pudo ofrecer ni la marca ni ese saber hacer comercial que integra esencialmente el objeto del contrato de franquicia, lo que permite concluir que el contrato carecía de verdadero y objeto cierto y por ende estaba afecto de la nulidad que se denuncia en la demanda, que en este particular debe ser estimada, sin que pueda quedar subsanada esa nulidad de origen por el hecho de que el franquiciado no haya sido perturbado en el uso de la franquicia, pues el uso pacífico de una marca sólo puede otorgarla su verdadero titular, no quien se la atribuye sin pertenecerle, pues, en tal caso, queda inerte ante cualquier reclamación fundada de quien posea la titularidad o interés legítimo en ello”

Audiencia Provincial de Asturias (Sección 4ª) Sentencia núm. 16/2001 de 22 enero. AC 2001\959 

“El primer presupuesto que ha de concurrir para concertar válidamente el contrato es la titularidad de una marca, un nombre comercial o un rótulo del establecimiento, con sus siglas o logotipos. Por ello algunos autores lo identifican con la licencia de marca, equiparación a la que no es ajena el Reglamento de la Unión Europea, que en el expositivo previo al articulado indica que «los acuerdos de franquicia son esencialmente derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas comerciales, signos distintivos o “know-how”» y en el art. 3, en su apartado a) define la franquicia como «un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos a marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor, “know-how” o patentes». Siendo esto así la falta de trasmisión de un derecho de esta clase debe conducir a la declaración de nulidad del contrato por falta de objeto, pues nadie puede transmitir lo que no tiene o sobre lo que carece de poder de disposición ( SS. 9-5-1980 [ RJ 1980, 1790] , 31-1-1963 [ RJ 1963, 753] , 29-4-1997 [ RJ 1997, 3409] etc.). No se trata de transmisión de cosas futuras pues éstas han de ser posibles, y, por tanto, esta existencia, aunque sea actual ha de ser potencial, como demuestra el art. 1460-1 del CC que establece la nulidad de la venta cuando se haya perdido la cosa antes de la celebración del contrato”

Sentencias en contra de que se pueda instar la anulabilidad.

Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16ª). Sentencia núm. 349/2018 de 17 julio. AC 2018\1516 

“Resulta intrascendente a los efectos debatidos que la marca no aparezca registrada nominalmente a favor de Love & Lion, S.L., sino de don Carlos Alberto y doña Sara , ya que estos últimos, según resulta de la escritura de constitución de sociedad de fecha 18 de noviembre de 2010 (documento número 3 de la contestación), son socios únicos y propietarios a partes iguales de la empresa Love & Lion, S.L., e idéntica participación ostentan en la mercantil Juana Alcalá, S.L., empresa esta última que había venido operando en los últimos años con la marca Koröshi y desarrollando su actividad por medio del sistema de franquicias.”

“En virtud de ello, y en contra de lo que se propugna por la recurrente, no puede aceptarse que se incurriera en falsedad o inexactitud alguna en el contrato de franquicia suscrito en fecha 7 de noviembre de 2011 (documento número 2 de la contestación) en relación con la propiedad de la marca Koröshi, ya que se plasmó que el franquiciador era «propietario/licenciatario» del título de propiedad industrial Koröshi, y tal condición de licenciataria de la empresa Love & Lion, S.L. le viene conferida por el contrato otorgado en fecha 2 de noviembre de 2011 (documento número 4 de la contestación), en virtud del cual la Sra. Sara y el Sr. Carlos Alberto , en su condición de propietarios de la marca Koröshi y como propietarios tanto de Juana Alcalá, S.L. como de Love & Lion, S.L. -los sellos de ambas empresas figuran estampados en el contrato-, cedieron el uso y explotación de la marca Koröshi de forma indefinida a favor de la hoy demandada”

AP Barcelona, sec. 17ª, S 03-05-2006, nº 229/2006, rec. 1011/2005

Sentado lo anterior, hay que ver si en el caso presente la ausencia de titularidad de elemento denominativo o marcario del objeto de la franquicia debe tener la grave trascendencia de la nulidad radical o inexistencia del contrato.

En el caso presente, el contrato de franquicia adquirió virtualidad plena, en el tiempo que duró y pese a la falta de soporto marcario, y fue susceptible de cumplir la función pretendida por las partes, y en concreto por el demandado, de propiciar el despliegue de la actividad propia de los servicios de la franquicia.

La sentencia de la Sección 16ª de esta Audiencia Provincial de 10 de mayo de 2000 EDJ 2000/23111, citada por la actora en apoyo de su tesis, relativiza el factor marcario y declara que lo decisivo a los efectos contemplados no es tanto la cuestión del registro de la marca como el hecho indudable de que ningún impedimento puso nadie a que la franquiciada la utilizase, por lo que no puede decirse que el contrato careciese de objeto y fuese inexistente por la falta de concesión del registro a favor de la sociedad franquiciadora (en el caso de esta sentencia la marca se llegó a conceder, a diferencia del de autos, pero las consideraciones que se hacen tienen plena virtualidad con abstracción de la cuestión).

Y es que, como en el supuesto contemplado por la sentencia citada, el aquí franquiciado no fue perturbado en absoluto por el fallo del soporte del elemento denominativo de la franquicia; ningún tercero, con su actuación, produjo la interrupción de la actividad invocando el derecho preferente de su marca o se produjo ningún otro acontecimiento que obedeciera a aquel origen y que hubiera provocado la crisis del contrato. El demandado, por el contrario, adquirió los conocimientos y la consiguiente plataforma propiciada por ellos para desplegar la actividad de asesoramiento financiero y así lo hizo hasta que por otras causas que no tienen nada que ver con la cuestión marcaria terminó la relación, siendo significativo que, bajo otra denominación, sigue dedicándose a ella, lo que evidencia que lo sustancial del contrato, el know-how, se transmitió, como así lo declara la sentencia, alcanzándose así la finalidad negocial.

AP León, sec. 2ª, S 03-05-2018, nº 147/2018, rec. 35/2018

“En cuanto al registro de la marca, es de señalar que tanto en la estipulación 12 tanto del precontrato como del contrato, se indica «que el franquiciador en el presente momento está tramitando el registro de la marca», quedando reservada dicha denominación a favor del interesado según consta en la certificación expedida por el Registro Mercantil Central a raíz de la solicitud presentada con fecha 14-10-2013, año en que se celebra el contrato que nos ocupa, por otra parte, el requisito de la inscripción no tiene fuerza constitutiva y prueba de ello es que la propia ley permite el uso de la franquicia o marca no inscrita, sobre todo si se tiene en cuenta, de una parte, que ninguna objeción, dificultad o impedimento de su uso ha tenido la franquiciada, ni siquiera se ha alegado nada al respecto, y, de otra, porque la falta de registro no comporta que la marca no exista, por la obvia razón de que el registro solo confiere el derecho a la exclusividad en el uso”

Conclusiones

• El plazo para instar la anulabilidad es de 4 años.  
• Pese a que existen sentencias que avalan la posibilidad de iniciar una acción de nulidad relativa del contrato de franquicia ante los tribunales, hemos encontrado más sentencias que nos dicen todo lo contrario.  Resaltando los siguientes fundamentos que se han dado en caso de que hayamos estudiado:

1. “El requisito de la inscripción no tiene fuerza constitutiva”:  Es decir, que el hecho de que no esté inscrita la marca a nombre del Franquiciador no significa que el contrato de cesión de marca entre al que se hace referencia en el contrato, y no este aportado como anexo, no exista. Y de existir, seria valido
2. El franquiciado ha desarrollado la actividad sin interrupción; no se ha producido ninguna situación en relación con la inscripción que haya provocado la crisis del contrato; se ha adquirido los conocimientos; se ha desplegado la actividad, siguen dedicándose a ello. Esto quiere decir que la sustancia del contrato “el Know How” se transmitió, alcanzándose el fin negocial.

Que duda cabe que cada supuesto de hecho es distinto, teniendo que ser estudiado de manera individual cada uno de ellos.